Procédure UDRP

De la possibilité de consolider dans une seule et même plainte UDRP des demandes de transfert de plusieurs noms de domaine au nom de réservataires différents : décision No D2016-1948 du 5 décembre 2016

1 – Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a accueilli une plainte UDRP introduite par la société E. Remy Martin & C° à l’encontre de plusieurs noms de domaine au nom de réservataires différents, au motif qu’ils constituaient l’imitation de ses marques renommées « Louis XIII », « Remy Martin », «人头马» et «人頭馬» (« Remy Martin » en caractères chinois).

Bien connue des amateurs de cognac et plus généralement du grand public, la maison Rémy Martin est l’une des plus anciennes et prestigieuses sociétés productrices de boissons alcoolisées et produits et services liés, dans le monde.

  1. Remy Martin & C° – filiale du Groupe Remy Cointreau – est notamment productrice de cognac commercialisés sous les marques REMY MARTIN et Louis XIII, très appréciés du public en particulier en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

2 – Par exception au Principe UDRP selon lequel une plainte peut porter sur plusieurs noms de domaine « pourvu que les noms de domaine soient enregistrés par un même titulaire » (Règles pour la procédure uniforme de résolution des litiges en matière de noms de domaine, paragraphe 3, C), le Centre d’arbitrage a accueilli la plainte et ordonné le transfert de la totalité des noms de domaine au profit du plaignant, quoique les réservataires des noms de domaine litigieux fussent différents.

En l’espèce, les noms de domaine litigieux étaient les suivants :

  • <louisxiii.website> et <louisxiii.website> réservés au nom de Liu Hong Bao ;
  • <remymartin.website> et <remymartin.site> réservés au nom de Nashan ;
  • <remymartin.online>, <头马.club> et <人頭馬.club> réservés au nom de Na Shan ;
  • <louisxiii.online> réservé au nom de Yuqinq ;
  • <louisxiii.link> réservé au nom de Naziyu ;
  • <louisxiii.space> réservé au nom de ZhangXin.

Le Centre a, en l’espèce, usé de la faculté de consolider la procédure sur la base des principes énoncés dans la synthèse de la jurisprudence de l’OMPI (V. Synthèse OMPI 2.0 : www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/, au paragraphe 4.16. Ainsi, une plainte est dite « consolidée » lorsque le plaignant en fait expressément la requête et qu’il démontre les éléments suivants :

  • Les noms de domaine litigieux ou les sites web auxquels ils renvoient font l’objet d’une gestion commune ;
  • La consolidation apparait comme étant juste et équitable pour chaque partie au litige.

Afin de guider les parties, l’OMPI a mis à leur disposition, à titre d’exemples, une liste de décisions dans lesquelles les conditions d’une consolidation se trouvaient réunies.

  •  Les 10 noms de domaine litigieux reproduisaient ou imitaient ses marques Louis XIII, Remy Martin, 头马 et人頭馬 ;
  •  Les 10 noms de domaine litigieux étaient enregistrés auprès du même Registrar chinois ;
  • Les réservataires des noms de domaine avaient tantôt des patronymes identiques ou similaires, tantôt la même adresse physique (en Chine), ou le même numéro de téléphone, de fax, ou pour certains la même adresse email ;
  • La mauvaise foi de deux des réservataires avait été reconnue antérieurement notamment pour cyberflight de noms de domaine portant atteinte aux droits de la plaignante ;
  • Certains réservataires avaient fait l’objet de procédures UDRP antérieures et favorables à E. Remy Martin & C° pour des noms de domaine qu’ils s’étaient « transférés » entre eux à la suite de mises en demeure qui leur avaient été adressées;
  • Les noms de domaine litigieux avaient été enregistrés le même jour sur une durée d’environ 15 minutes ;
  •   7 noms de domaine renvoyaient vers des pages-parking ou pay-per-click proposant les mêmes liens sponsorisés ;
  •  Certains noms de domaine étaient proposés à la vente pour des sommes de 1000 USD et 1500 USD ;

3 – En l’espèce, les circonstances ayant conduit la société E. Remy Martin à solliciter/obtenir une procédure consolidée étaient les suivantes :

Le Centre d’arbitrage a conclu que la plaignante avait apporté la preuve que les noms de domaine litigieux faisaient l’objet d’un contrôle ou d’une propriété commune, justifiant ainsi la consolidation de la procédure.

La preuve du caractère juste et équitable de la consolidation n’a pas soulevé de difficulté du fait notamment du silence observé par les défendeurs durant la procédure, et compte tenu de la réduction non négligeable des coûts et de temps qu’implique la consolidation, à la fois pour le plaignant et pour le défendeur, mais aussi pour le Centre d’arbitrage de l’OMPI.

4 – Il convenait alors pour l’expert de procéder à l’appréciation –classique – des ressemblances entre les noms de domaine et les marques antérieures invoquées par le plaignant (i), à l’étude de l’intérêt légitime de la réservation des noms de domaine (ii), et à la mauvaise foi des réservataires (iii).

C’est sur ce troisième point que la décision se révèle intéressante.

En effet, l’appréciation des ressemblances entre les signes en cause est apparue sans véritable difficulté puisque les noms de domaine reproduisaient à l’identique les marque antérieures de la société E. Remy Martin & C°.

Dans un second temps, les défendeurs n’ayant pas de droits antérieurs identiques/similaires aux noms de domaine réservés et aux marques du plaignant d’une part, et faisant utilisation de ces noms de domaine uniquement pour des pages-parking rémunérées (système du pay-per-click), l’expert a pu déduire sans plus de difficulté de l’intérêt illégitime des réservataires à les réserver.

Enfin, la mauvaise foi des réservataires était à démontrer par le plaignant concernant l’enregistrement des noms de domaine d’une part, et leur utilisation d’autre part.

L’expert a donc procédé en deux temps, en concluant d’abord à la mauvaise foi des défendeurs lors de l’enregistrement des noms de domaine : les défendeurs devaient avoir connaissance de l’existence des marques de la société E. Remy Martin & C° lors de l’enregistrement. Par ailleurs, la mauvaise foi des défendeurs a été reconnue du fait de l’utilisation des noms de domaine (sept des noms de domaine redirigeaient vers des pages parking reproduisant les marques du plaignant).

Il relève, enfin, la renommée des marques invoquées « Louis XIII », « Remy Martin », 人头马 et人頭馬 de la société E. Remy Martin & C° en Chine et au regard du consommateur chinois. En l’espèce, le Panel a de nouveau pu conclure à la renommée des marques « Louis XIII », « Remy Martin », 人头马 et人頭馬, (paramètre pris en compte notamment en ce qui concerne la mauvaise foi des titulaires). Cette renommée apparait comme étant une déduction évidente de l’attitude des réservataires dans leur activité de sites parking (précédemment consacrée par l’OMPI dans ses décisions UDRP remymartin.news D2016-0735 et louisxiii.news D2016-0734).

Ainsi, l’expert relève que les noms de domaine ont été enregistrés et utilisés dans le seul but pour les réservataires d’obtenir un gain commercial, notamment en profitant des marques du plaignant. Le risque de confusion créé par la reproduction des marques du plaignant permettait aux réservataires de détourner la clientèle de la société E. Remy Martin & C° pour augmenter les visites des pages parking sponsorisées vers lesquelles les noms de domaine redirigeaient.

Cette pratique frauduleuse – cybersquatting – parvient généralement à tromper les titulaires de marques, notamment lorsque les noms de domaine ne reproduisent pas à l’identique les marques (par exemple en caractères chinois, ou en translittération chinoise – cf. décision UDRP n° 2016-0260 E. Remy Martin & C° v. XiaoLong Zhang, luyishisan.com-).

En conclusion, la plaignante a pu obtenir le transfert à son profit des 10 noms de domaine litigieux réservés par des personnes différentes (et liées entre elles), aux motifs qu’ils portaient atteinte à des marques antérieures renommées.

Olivier Thrierr – Associé, CPI

Louis-Marie Rous – Juriste

Tmark conseils

27 février 2017

V. http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1948

 

World Trademark Review 1000 – 2017

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févr. 2017

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